Quando a Inspiração Vira Risco: TRF-2 Mantém Nulidade de Marca por Imitar Logotipo da New Balance

O ambiente empresarial e o risco de registro indevido

No cenário competitivo atual, empresas de variados setores investem de forma relevante em identidade visual, marca e reputação como ativos estratégicos. Para o empresário que busca distinguir seu produto ou serviço no mercado, o registro de marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) constitui etapa essencial. Entretanto, o insucesso nessa etapa ou a utilização indevida de marca já instalada pode gerar graves riscos jurídicos e financeiros.

O recente acórdão da Tribunal Regional Federal da 2ª Região (1ª Turma Especializada) que manteve a nulidade do registro da marca figurativa nº 919795650, de titularidade de uma empresa do setor de calçados-vestuário, por imitar o logotipo da New Balance, nos oferece um importante alerta para empresários e gestores que lidam com identidade de marca, design gráfico e registro no INPI.

O enquadramento legal – Art. 124 XIX da Lei 9.279/96

A decisão do TRF-2 baseou-se diretamente no inciso XIX do art. 124 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial — LPI), que prevê como hipótese de irregistrabilidade ou de nulidade do registro de marca quando “reproduce ou imita marca alheia, de que o requerente não esteja autorizado, de forma suscetível de criar confusão ou associação com marca anteriormente registrada e usada no País”. A jurisprudência consolidou que, sempre que houver semelhança relevante entre sinais gráficos e atuação no mesmo segmento de mercado, há risco de confusão.

No julgado em análise, o Colegiado entendeu que o logotipo impugnado, embora contivesse alterações como angulação diferente ou tracejados, não se diferenciava de forma significativa do símbolo da New Balance, o que configurou “quase identidade” e aptidão para induzir o consumidor em erro.

Importante ainda ressaltar que, conforme a legislação e a jurisprudência, a notoriedade ou distintividade adquirida da marca anterior (no caso a New Balance, atuante no Brasil e no exterior há décadas) reforça a tutela conferida. A decisão demonstrou que, em face de marca já consolidada, aplica-se maior rigor à análise de colisão entre sinais.

O mercado, o risco de confusão e a “teoria da distância”

Sob a ótica prática, a 1ª Turma observou dois elementos centrais: (i) a proximidade dos segmentos de atuação — calçados e vestuário — conferiu maior possibilidade de confusão; e (ii) a semelhança visual dos sinais foi considerada suficiente para gerar associação indevida pelo consumidor.

A empresa titular da marca impugnada ainda alegou que “coexistem diversas marcas semelhantes no mercado” (a chamada “teoria da distância”), contudo o Tribunal afastou esse argumento, para o caso de marca notoriamente conhecida, em que o espaço de tolerância é reduzido.

Dessa forma, o empresário deve ter em mente que o registro ou o uso de identidade visual que se aproxime de marca alheia, especialmente no mesmo segmento ou em segmentos próximos, implica alto risco de anulação, proibição de uso e indenizações.

Impactos práticos para a empresa e orientações para o gestor

Para o empresário e o gestor de marca a decisão traz alguns impactos práticos evidentes: primeiro, o custo do investimento em identidade visual e marketing pode ser perdido caso o registro seja anulado ou o uso proibido; segundo, pode haver necessidade de recall de produtos, troca de marca, perdas de estoque ou até obrigação de compensar a parte titular da marca antiga por uso indevido. No caso, além da nulidade do registro, o TRF-2 confirmou proibição de uso da marca e aumentou honorários advocatícios.

 Por outro lado, em âmbito preventivo, a empresa deve adotar boas práticas: antes de lançar nova marca ou logotipo, realizar busca de anterioridade junto ao INPI e, se possível, internacional (dependendo da operação), verificar se há marcas similares no segmento ou em segmentos afins, avaliar se o logotipo será registrável e se não se aproxima de símbolos consolidados.

No momento do registro, deve-se documentar o processo de criação, as fontes estrangeiras ou nacionais utilizadas, bem como eventual consulta ao departamento jurídico para atestar risco de colisão. Caso já exista registro contestado ou risco evidente, negociar licença ou cessão de marca pode ser alternativa. Em empresas que atuam internacionalmente ou pretendem expandir, considerar registrar a marca em outros países é medida recomendada, evitando surpresas como reconhecimento de marca anterior por uso no exterior.

Um outro ponto prático importante para o gestor é a necessidade de monitoramento contínuo da carteira de marcas da empresa e do mercado concorrencial. A simples coexistência pacífica de marcas similares não implica automaticamente que tal situação será aceita pelo INPI ou pelo Judiciário, especialmente se a marca anterior for notoriamente conhecida. A empresa deve avaliar se sua marca potencialmente pode causar associação indevida, risco de confusão, ou exploração indevida de reputação alheia. A adoção de cláusulas contratuais de licença, vigilância em plataformas digitais, e procedimento interno de aprovação de identidade de marca são medidas que agregam segurança jurídica.

Em síntese, o acórdão do TRF-2 reafirma que a proteção conferida às marcas no Brasil, especialmente quando bem conhecidas, é robusta e exige das empresas — inclusive das micro, pequenas e médias — atenção rigorosa na concepção, registro e uso de sua identidade visual. O gestor ou empresário que ignora este contexto arrisca não apenas o registro, mas também a continuidade do uso de uma marca, gerando custos inesperados e desgaste reputacional.

Diante desta realidade, recomenda-se que as empresas contem com assessoria jurídica especializada em propriedade intelectual desde o estágio de concepção da marca, até a fase de registro e monitoramento pós-registro. A atuação preventiva mostra-se muito mais eficiente — e menos onerosa — do que a correção de vulnerabilidades após a ocorrência de conflito. Em caso de dúvidas sobre o registro, a busca de anterioridade, o risco de colisão ou a estratégia de licenciamento e proteção internacional, buscar apoio de advogados especializados é medida prudente. Permanece válido para empresas de todos os portes: reconhecimento de que a marca não é apenas um desenho, mas um direito que impacta diretamente o ativo empresarial e a competitividade no mercado.