Anulación del registro de marca por imitación de logotipo: lecciones para el empresario

El entorno empresarial y el riesgo del registro indebido

En el escenario competitivo actual, las empresas de diversos sectores invierten de forma significativa en identidad visual, marca y reputación como activos estratégicos. Para el empresario que busca distinguir su producto o servicio en el mercado, el registro de marca ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) es una etapa fundamental. No obstante, el fracaso en esta etapa o el uso indebido de una marca ya establecida puede generar graves riesgos jurídicos y financieros.

La reciente sentencia del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (primera Sala Especializada) que confirmó la nulidad del registro de la marca figurativa nº 919795650, de una empresa del sector calzado-vestuario, por imitar el logotipo de New Balance, nos ofrece una importante alerta para empresarios y gestores que trabajan con identidad de marca, diseño gráfico y registro en el INPI.

El marco legal – Artículo 124 XIX de la Ley 9.279/96

La decisión del TRF-2 se basó directamente en el inciso XIX del art. 124 de la Ley 9.279/96 (Ley de Propiedad Industrial — LPI), que prevé como hipótesis de irregistrabilidad o de nulidad del registro de marca cuando “reproduzca o imite marca ajena, de la cual el solicitante no esté autorizado, de forma susceptible de crear confusión o asociación con marca anteriormente registrada y usada en el país”.

La jurisprudencia ha consolidado que, cada vez que exista semejanza relevante entre signos gráficos y actividad en el mismo segmento de mercado, existe riesgo de confusión. En el caso concreto, el Tribunal consideró que el logotipo impugnado, aunque contuviera alteraciones como diferente angulación o trazos discontinuos, no se diferenciaba de forma suficiente del símbolo de New Balance, lo que configuró “casi identidad” y aptitud para inducir a confusión al consumidor. Asimismo, se debe destacar que la notoriedad o distintividad adquirida de la marca anterior (en este caso New Balance, presente desde hace décadas en Brasil y en el exterior) refuerza la tutela otorgada.

El mercado, el riesgo de confusión y la “teoría de la distancia”

En la práctica, el tribunal observó dos elementos centrales: (i) la proximidad de los segmentos de actuación — calzado y vestuario — aumentó la posibilidad de confusión; y (ii) la semejanza visual de los signos fue considerada suficiente para generar asociación indevida por parte del consumidor. Por otra parte, la empresa titular del registro impugnado defendió que “coexisten diversas marcas similares en el mercado” (la llamada “teoría de la distancia”), sin embargo el Tribunal la rechazó, en el caso de marca notoriamente conocida, donde el margen de tolerancia es reducido.

Así, el empresario debe tener presente que el registro o uso de una identidad visual que se aproxime de una marca ajena — especialmente en el mismo segmento o en segmentos afines — implica un alto riesgo de nulidad, prohibición de uso e indemnizaciones.

Impactos prácticos para la empresa y orientaciones para el gestor

Para el empresario y el gestor de marca el fallo tiene varios impactos prácticos importantes: en primer lugar, el costo de la inversión en identidad visual y marketing puede perderse si el registro es anulado o se prohíbe el uso; en segundo lugar, pueden existir necesidades de recall de productos, cambio de marca, pérdidas de stock o incluso obligación de compensar a la parte titular de la marca anterior por uso indebido. En el caso en análisis, además de la nulidad del registro, el TRF-2 confirmó la prohibición de uso de la marca y aumentó los honorarios. En cuanto a la prevención, la empresa debe adoptar buenas prácticas: antes de lanzar una nueva marca o logotipo, debe efectuar búsqueda de anterioridad ante el INPI y, si procede, internacionalmente, verificar si existen marcas similares en el segmento o en segmentos afines, evaluar si el logotipo será registrable y si no se aproxima a símbolos consolidados.

En el momento del registro, debe documentarse el proceso de creación, fuentes de diseño nacionales o extranjeras, y eventual consulta al asesor jurídico para averiguar el riesgo de colisión. Si ya existe registro impugnado o riesgo evidente, negociar licencia o cesión de marca es una alternativa. En empresas que operan internacionalmente o desean expandirse, registrar la marca en otros países es una medida aconsejable, para evitar sorpresas como el reconocimiento de marca anterior por uso en el exterior.

Otro punto práctico relevante para el gestor es la necesidad de monitorear de forma continua la cartera de marcas de la empresa y el mercado competidor. La mera coexistencia pacífica de marcas similares no implica automáticamente que esa situación será aceptada por el INPI o por el Poder Judiciário, especialmente si la marca anterior es notoriamente conocida. La empresa debe evaluar si su marca potencialmente puede generar asociación indebida, riesgo de confusión o explotación indebida de reputación ajena, y adoptar cláusulas contractuales de licencia, vigilancia en plataformas digitales y procedimiento interno de aprobación de identidad de marca para agregar seguridad jurídica.

En resumen, el acórdão del TRF-2 reafirma que la protección otorgada a las marcas en Brasil, especialmente cuando están ampliamente conocidas, es robusta y exige a las empresas — incluidas las micro, pequeñas y medianas — una atención rigurosa en la concepción, registro y uso de su identidad visual. El gestor o empresario que ignora este contexto arriesga no solo el registro, sino también la continuidad del uso de una marca, generando costos inesperados y desgaste reputacional.

Frente a esta realidad, se recomienda que las empresas cuenten con asesoría jurídica especializada en propiedad intelectual desde la etapa de concepción de la marca, hasta la fase de registro y el seguimiento post-registro. La actuación preventiva demuestra ser mucho más eficiente — y menos costosa — que la corrección de vulnerabilidades luego de un conflicto. En caso de dudas sobre el registro, la búsqueda de anterioridad, el riesgo de colisión o la estrategia de licencia y protección internacional, buscar apoyo de abogados especializados es una medida prudente. Permanece válido para empresas de todos los tamaños: reconocer que la marca no es solo un dibujo, sino un derecho que impacta directamente el activo empresarial y la competitividad en el mercado.