Cuando la Inspiración se Convierte en Riesgo: TRF-2 Mantiene la Nulidad de una Marca por Imitar el Logotipo de New Balance

El entorno empresarial y el riesgo del registro indebido

En el escenario competitivo actual, empresas de variados sectores invierten de forma relevante en identidad visual, marca y reputación como activos estratégicos. Para el empresario que busca distinguir su producto o servicio en el mercado, el registro de marca ante el Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI, el instituto brasileño de propiedad industrial) constituye una etapa esencial. Sin embargo, el fracaso en esa etapa o la utilización indebida de una marca ya establecida puede generar graves riesgos jurídicos y financieros.

El reciente fallo del Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2, tribunal federal de apelaciones con jurisdicción sobre Rio de Janeiro y Espírito Santo) — 1ª Turma Especializada (Sala Especializada) — que mantuvo la nulidad del registro de la marca figurativa nº 919795650, de titularidad de una empresa del sector de calzado y vestimenta, por imitar el logotipo de New Balance, nos ofrece una importante alerta para empresarios y gestores que trabajan con identidad de marca, diseño gráfico y registro ante el INPI.

El encuadramiento legal – Art. 124 XIX de la Ley 9.279/96

La decisión del TRF-2 se basó directamente en el inciso XIX del art. 124 de la Ley 9.279/96 (Ley de Propiedad Industrial — LPI brasileña), que prevé como hipótesis de irregistrabilidad o de nulidad del registro de marca cuando esta “reproduce o imita marca ajena, sin autorización del solicitante, de forma susceptible de crear confusión o asociación con marca anteriormente registrada y usada en el País”. La jurisprudencia consolidó que, siempre que exista semejanza relevante entre signos gráficos y actuación en el mismo segmento de mercado, existe riesgo de confusión.

En el fallo analizado, el Colegiado entendió que el logotipo impugnado, aunque contenía alteraciones como angulación diferente o trazos distintos, no se diferenciaba de forma significativa del símbolo de New Balance, lo que configuró “cuasi identidad” y aptitud para inducir al consumidor a error.

Es importante destacar también que, conforme a la legislación y la jurisprudencia, la notoriedad o distintividad adquirida de la marca anterior (en este caso, New Balance, activa en Brasil y en el exterior desde hace décadas) refuerza la tutela conferida. La decisión demostró que, frente a una marca ya consolidada, se aplica mayor rigor al análisis de colisión entre signos.

El mercado, el riesgo de confusión y la “teoría de la distancia”

Desde una óptica práctica, la 1ª Turma observó dos elementos centrales: (i) la proximidad de los segmentos de actuación — calzado y vestimenta — otorgó mayor posibilidad de confusión; y (ii) la semejanza visual de los signos fue considerada suficiente para generar una asociación indebida por parte del consumidor.

La empresa titular de la marca impugnada alegó además que “coexisten diversas marcas semejantes en el mercado” (la denominada “teoría de la distancia”), sin embargo el Tribunal descartó ese argumento, dado que se trataba de una marca notoriamente conocida, en la cual el margen de tolerancia es reducido.

De esta forma, el empresario debe tener presente que el registro o el uso de una identidad visual que se aproxime a una marca ajena, especialmente en el mismo segmento o en segmentos cercanos, implica un alto riesgo de anulación, prohibición de uso e indemnizaciones.

Impactos prácticos para la empresa y orientaciones para el gestor

Para el empresario y el gestor de marca, la decisión trae algunos impactos prácticos evidentes: primero, el costo de la inversión en identidad visual y marketing puede perderse si el registro es anulado o el uso prohibido; segundo, puede surgir la necesidad de retirar productos del mercado, cambiar de marca, sufrir pérdidas de inventario o incluso la obligación de compensar a la parte titular de la marca anterior por uso indebido. En el caso analizado, además de la nulidad del registro, el TRF-2 confirmó la prohibición de uso de la marca y aumentó los honorarios de abogados.

Por otro lado, en el ámbito preventivo, la empresa debe adoptar buenas prácticas: antes de lanzar una nueva marca o logotipo, realizar una búsqueda de anterioridad ante el INPI y, si es posible, a nivel internacional (dependiendo de la operación), verificar si existen marcas similares en el segmento o en segmentos afines, y evaluar si el logotipo será registrable y si no se aproxima a símbolos ya consolidados.

En el momento del registro, debe documentarse el proceso de creación, las fuentes extranjeras o nacionales utilizadas, así como una eventual consulta al departamento jurídico para evaluar el riesgo de colisión. Si ya existe un registro cuestionado o un riesgo evidente, negociar una licencia o cesión de marca puede ser una alternativa. En empresas que operan internacionalmente o pretenden expandirse, se recomienda considerar el registro de la marca en otros países, evitando sorpresas como el reconocimiento de una marca anterior por uso en el exterior.

Otro punto práctico importante para el gestor es la necesidad de un monitoreo continuo de la cartera de marcas de la empresa y del mercado competidor. La simple coexistencia pacífica de marcas similares no implica automáticamente que dicha situación será aceptada por el INPI o por el Poder Judicial, especialmente si la marca anterior es notoriamente conocida. La empresa debe evaluar si su marca puede potencialmente causar asociación indebida, riesgo de confusión, o explotación indebida de la reputación ajena. La adopción de cláusulas contractuales de licencia, vigilancia en plataformas digitales, y un procedimiento interno de aprobación de identidad de marca son medidas que agregan seguridad jurídica.

En síntesis, el fallo del TRF-2 reafirma que la protección conferida a las marcas en Brasil, especialmente cuando son bien conocidas, es robusta y exige de las empresas — incluidas las micro, pequeñas y medianas — atención rigurosa en la concepción, registro y uso de su identidad visual. El gestor o empresario que ignora este contexto arriesga no solo el registro, sino también la continuidad del uso de una marca, generando costos inesperados y desgaste reputacional.

Ante esta realidad, se recomienda que las empresas cuenten con asesoría jurídica especializada en propiedad intelectual desde la etapa de concepción de la marca hasta la fase de registro y monitoreo posregistro. La actuación preventiva se muestra mucho más eficiente — y menos onerosa — que la corrección de vulnerabilidades después de que ocurra un conflicto. Ante dudas sobre el registro, la búsqueda de anterioridad, el riesgo de colisión o la estrategia de licenciamiento y protección internacional, buscar el apoyo de abogados especializados es una medida prudente. Sigue siendo válido para empresas de todos los tamaños: el reconocimiento de que la marca no es solo un diseño, sino un derecho que impacta directamente el activo empresarial y la competitividad en el mercado.